Markenrecht. Jennifer Fraser

2 und Abs 2 setzte der Gesetzgeber Art 4 Abs 1–3 MRL (bzw mit § 14 den Art 5 MRL) um. In Abs 1 Nr 3 machte er von der in Art 4 Abs 4 lit a MRL vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, auch bekannten Marken ein relatives Schutzhindernis im Eintragungsverfahren einzuräumen (in dem am 27.3.2013 vorgelegten Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Veränderung der UMV und der MRL ist ein Bekanntheitsschutz obligatorisch vorgesehen).

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      Im Geltungsbereich der UMV sind die relativen Schutzhindernisse in Art 8 UMV geregelt, wobei Abs 1 Nr 1 und 2 beider Vorschriften vergleichbar sind, § 9 Abs 1 Nr 3 findet eine vergleichbare Regelung in Art 8 Abs 5 UMV (vgl die Komm 1. Aufl, Art 8 UMV Rn 21–74, 108 ff).

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      Sämtlichen vorbezeichneten Regelungen liegt Art 6^quinquies B Abs 1 Nr 1–3 PVÜ (abgedr im Anh) zugrunde. Diese sind nach den Erwägungsgründen der MRL (abgedr im Anh) ausdrücklich vorrangig.

II. Die Kollisionstatbestände

1. Identitätsschutz, § 9 Abs 1 Nr 1

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      Der Identitätsschutz verlangt eine doppelte Identität. Es müssen sowohl die gegenüberstehenden Marken als auch die damit beworbenen Waren oder Dienstleistungen identisch sein (vgl Sack GRUR 1996, 663). Weitere Voraussetzungen stellt § 9 Abs 1 Nr 1 hingegen nicht auf, insb ist keine Verwechslungsgefahr erforderlich (Fezer FS Erdmann, S 285). Man spricht daher auch von einem absoluten Schutz (amtl Begr zu § 9 Abs 2; Erwägungsgründe zur MRL – vgl Anh 8). Diesen absoluten Schutz kompensieren die Rspr und die hLit mit einer engen Auslegung der Identität (EuGH GRUR 2003, 422 – Arthur/Arthur et Félicie; BGH GRUR 2002, 898 – defacto). Der Identitätsschutz kommt daher in der Praxis hauptsächlich in Pirateriefällen zur Anwendung (wobei diese regelmäßig iRv § 14 im Verletzerverfahren zu prüfen sein werden), zudem bei der Berufung auf die Priorität einer identischen ausl Anmeldung gem § 34 sowie des Zeitranges identischer nationaler Markeneintragungen nach Art 34, 35 UMV (vgl die Komm 1. Aufl, Art 34 UMV).

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      Der Streit, ob dem Identitätsschutz nach § 9 Abs 1 Nr 1 neben dem Verwechslungsschutz nach § 9 Abs 1 Nr 2 eine eigenständige Bedeutung zukommt (so Sack WRP 1999, 467; ders WRP 1998, 1127; ders GRUR 1996, 664; Fezer FS Erdmann, S 284; ders § 14 Rn 75; aA BPatG GRUR 1996, 204 – Swing;), dürfte rein theoretischer Natur sein, weshalb auf die dortigen Ausführungen zu verweisen ist. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr fingiert oder nur widerlegbar vermutet wird (vgl Füller MarkenR 2007, 365), dürfte nur iRv § 14 Abs 2 Nr 1 relevant werden, weshalb hierauf an dieser Stelle nicht näher einzugehen ist.

a) Zeichenidentität

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      Zeichenidentität liegt vor, wenn die jüngere Marke ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden, oder wenn sie als Ganzes betrachtet Änderungen aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbruacher entgehen können (BGH MarkenR 2016, 34, 36 Rn 23 – Bounty; MarkenR 2015, 433 – BMW-Emblem; EuGH MarkenR 2010, 171 – Bergspechte). Unstr liegt eine Zeichenidentität dann vor, wenn die beiden gegenüberstehenden Zeichen exakt gleich sind, dh sie im Hinblick auf Buchstaben-/Zeichenfolge, ggf grafischer bis hin zur farblichen Gestaltung völlig übereinstimmen.

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      In der Lit bestritten wird hingegen, ob minimale Abweichungen bereits zur Ablehnung der Identität führen müssen. So ist Fezer (§ 14 Rn 213) der Auffassung, dass „unwesentliches Beiwerk“ der Annahme einer Identität nicht entgegenstehe. Ingerl/Rohnke (§ 14 Rn 285) halten eine Hinzufügung eines Markenbestandteiles für eine identische Nutzung, das Weglassen eines Teiles soll dagegen nur unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr zu prüfen sein. Büscher plädiert ebenfalls für eine enge Auslegung (Büscher FS Ullmann, S 131 f).

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      Der Rechtsprechung stellt – ausdrücklich sowohl für das Widerspruchs- als auch das Verletzerverfahren – auf die Sicht des durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers ab (BGH MarkenR 2016, 34, 36 Rn 23 – Bounty; EuGH GRUR 2003, 422, 425 – Arthur/Arthur et Félicie). Da dieser nur selten die Möglichkeit hat, die gegenüberstehenden Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, muss er sich auf sein unvollkommenes Bild verlassen, das er im Gedächtnis behalten hat (HABM GRUR-RR 2006, 403, 404 – Oktobierfest/OKTOBERFESTBIER). Identisch sei deshalb ein Zeichen, wenn es ohne Hinzufügung oder Änderung alle Elemente der Marke wiedergibt, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH GRUR 2003, 422 – Arthur/Arthur et Félicie; Füller MarkenR 2007, 365, 366). Zur Definition des Durchschnittsverbrauchers vgl u Rn 32.

b) Einzelfälle

aa) Groß-/Kleinschreibung

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      Ursprünglich ging die Rspr davon aus, dass jegliche Unterscheidung in der Verwendung von Groß- oder Kleinbuchstaben zur Ablehnung der Identität führe (BGH GRUR 2010, 835 Rn 32 – POWER BALL (Powerball ./. power ball); GRUR 2002, 898 ff – defacto). Daran hält die Rechtsprechung nicht mehr fest, Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung schließen einen Identitätsschutz nicht mehr aus (BGH MarkenR 2019, 211 Rn 20 – SAM, juris; Urt v 28.6.2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165, Rn 40 – keine-vorwerk-vertretung, juris; MarkenR 2015, 240 Rn 2; GRUR 2009, 1167 Rn 16 – Partnerprogramm (ROSE ./. rose) OLG Frankfurt MarkenR 2017, 82, 84 – scan2net). Dem ist zuzustimmen, zumal im Internet oftmals die Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben unerheblich ist (iE auch Ingerl/Rohnke § 14 Rn 283). Bei der Verwendung von Marken als Schlüsselwörter von Suchmaschinenwerbung (Keyword-Advertising) stellt sich die Frage zur Schreibweise der dort als identisch angenommenen Schlüsselwörter ohnehin nicht (vgl § 14 Rn 107; Ekey/Jansen MarkenR 2013, 93 mwN).

bb) Zeichenfolge

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      Jede Weglassung oder Hinzufügung einzelner Zeichen führt dazu, dass der Identitätsschutz entfällt (OLG Frankfurt GRUR 2013, 1041 – FTC/F.T.C.). Dies gilt selbst für Zeichen, die lediglich wegen technischer Voraussetzungen weggelassen werden, wie zB Sonderzeichen in Internet-Domains oder die Hintanstellung der Top-Level-Domain (.de/.com; LG Hamburg GRUR-RR 2001, 180 ff – CHECK IN/checkin.com; aA Kort WRP 2002, 302).

cc) Farbunterschiede

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