Markenrecht. Jennifer Fraser

Bindungswirkung der Markeneintragung im Widerspruchsverfahren, MarkenR 2012, 292; Ströbele Probleme der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, MarkenR 2001, 106; Teplitzky Verwechslungsgefahr und Markenähnlichkeit im neuen Markenrecht, GRUR 1996, 1; ders Zur Auslegung des in § 9 Abs 1 Nr 2 und § 14 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthaltenen (neuen) Tatbestandsmerkmals „… einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“, FS Brandner, 1996, S 497; ders Kombinationen beschreibender Buchstaben als Marken für Kraftfahrzeuge und deren Bestandteile, WRP 1999, 461; ders Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr in der Rechtsprechung des BGH und des EuGH, WRP 2003, 415; Thalmaier/Bingener Was prägt wen, warum, seit wann, wie lang und wo beginnt die Verbindung durch Gedanken, MarkenR 2009, 146; Theißen Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke, GRUR 2004, 729; Thiering Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Markenrecht im Jahr 2012, GRUR-RR 2013, 361; Tilmann Thomson Life – Nachbemerkungen, GRUR 2007, 99; ders Marken-Richtlinie 89/109/EWG Art 5 Abs 1 Buchst b – Medion ./. Thomson Multimedia Sales (Thomson Life), GRURInt 2006, 37; ders Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Zeichen, GRUR 1996, 701; Tyra Ergänzungsgefahr im Einzelhandel mit Wareen, MarkenR 2011, 300; Ullmann Prägend – was sonst, GRUR 1996, 712; Winkler Das Widerspruchsverfahren nach dem neuen Markenrecht, GRUR 1994, 569; Wittneben/Soldner Der Schutz von Veranstaltern und Sponsoren vor Ambush Marketing bei Sportgroßveranstaltungen, WRP 2006, 1175, 1179.

I. Einleitung

1. Anwendungsbereich

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      In § 9 sind die Kollisionstatbestände geregelt, welche zu relativen Schutzhindernissen führen. Sie gelten hinsichtlich der zu löschenden Marke für alle eingetragenen deutschen Marken und nach §§ 107, 119, 124 für IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland. Geschützt sind über § 9 ältere Rechte aus eingetragenen deutschen Marken, nach §§ 112, 116, 124 die für Deutschland geschützten IR-Marken sowie gem § 125b Nr 1 Unionsmarken.

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      Da ein etwaiger Löschungsanspruch keiner Verjährung unterliegt (vgl Ingerl/Rohnke § 55 Rn 37), kommt es auch heute im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gem § 55 noch darauf an, dass nach der Meistbegünstigungsregelung in § 163 Abs 1 auch die Löschungstatbestände nach dem bis zum 31.12.1994 geltenden WZG zu beachten sind, wenn die zu löschende Marke bereits vor diesem Stichtag eingetragen war (vgl Ingerl/Rohnke § 9 Rn 3).

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      Der ältere Zeitrang iSd Abs 1 richtet sich nach den Prioritätsregeln des § 6 Abs 2, wonach grds auf den Anmeldetag (§ 33 Abs 1), sonst auf die ältere Priorität nach §§ 34 oder 35 abzustellen ist.

2. Das Konzept des § 9

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      In § 9 Abs 1 sind die Kollisionstatbestände geregelt, deren Rechtsfolge die Möglichkeit einer Löschung nach sich zieht. Da es sich um relative Schutzhindernisse handelt, erfolgt die Löschung nicht von Amts wegen, sondern auf Betreiben des Markeninhabers der geschützten Marke durch Widerspruch nach §§ 42 ff oder Löschungsklage nach § 55.

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      Die Vorschrift schafft in Abs 1 insgesamt drei Kollisionstatbestände, die sich mit Fezer (vgl Fezer § 9 Rn 2) mit Identitätsschutz (Nr 1), Verwechslungsschutz (Nr 2) und Verwässerungsschutz (Nr 3) bezeichnen lassen. Der Identitätsschutz verlangt eine doppelte Identität, nämlich sowohl hinsichtlich der Marken als auch der Waren/Dienstleistungen. Der Verwechslungsschutz ist betroffen, wenn eine Verwechslungsgefahr daraus resultiert, dass die Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind und die dafür eingetragenen Marken identisch oder ähnlich sind. Dabei kann es ausreichen, dass sowohl die Waren oder Dienstleistungen als auch lediglich die Marken ähnlich sind. Schließlich kommt ein Verwässerungsschutz in Betracht, wenn die gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen zwar nicht ähnlich sind, aber die ältere Marke eine bekannte Marke darstellt, deren Wertschätzung beeinträchtigt werden könnte.

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      Der Schwerpunkt der Norm liegt in der Rechtspraxis bei der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2, da sich einerseits die für § 9 Abs 1 Nr 1 erforderliche Identität sowohl der Waren oder Dienstleistungen als auch der Marken in der Praxis meist relativ leicht feststellen lässt, andererseits § 9 Abs 1 Nr 3 im behördlichen Widerspruchsverfahren nach §§ 42 ff nicht zu überprüfen ist und lediglich dem (in der Praxis selteneren) Löschungsverfahren nach § 55 vorbehalten ist (abw hiervon kann im Verfahren vor dem EUiPO über den Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke nach Art 8 Abs 5 UMV der Widerspruch auch auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke gestützt werden; vgl nur EuG GRURInt 2007, 327 – TDK).

      Abs 2 stellt schließlich klar, dass ein Schutz nur dann besteht, wenn die geschützte Marke letztendlich selbst zur Eintragung gelangt.

3. Verhältnis zu anderen Normen

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      Zunächst korrespondiert § 9 mit § 14, wobei letzterer iE gleichbedeutende Kollisionstatbestände für das Verletzungsverfahren aufstellt. Es sei deshalb bereits jetzt auf die dortige Komm (§ 14 Rn 61) ergänzend verwiesen. Im Gegensatz zu § 14 Abs 2 Nr 2 ist § 9 Abs 1 Nr 2 auch nach dem MaMoG unverändert geblieben, da sich die Änderungen in § 14 Abs 2 Nr 2 inhaltlich nicht auswirken dürften (so auch Hacker GRUR 2019, 235, 236), bleiben weiterhin beide Vorschriften vergleichbar.

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      Mit