Markenrecht. Jennifer Fraser

ist, ist sie einzutragen. So kann ein schutzfähiger Bildbestandteil einer Marke in ihrer Gesamtheit die Eintragungsfähigkeit verschaffen. Dies gilt auch für Formmarken, bei denen die Form zwar abstrakt markenfähig nach § 3 MarkenG, aber konkret nicht unterscheidungskräftig iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist. Enthält sie eine schutzfähige Aufschrift, ist die Formmarke in ihrer Gesamtheit eintragungsfähig (BPatGE 43, 122, 124 – MAG-LITE Taschenlampe).

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      Indes sind werbeübliche Gestaltungen, die lediglich schmückendes Beiwerk sind, nicht geeignet, die Eintragungsfähigkeit zu begründen. Dies gilt auch für das @-Symbol, das in der Werbung in großem Umfang als schmückendes Element – und uU als Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Internet – benutzt wird (BPatG GRUR 2003, 794 – @-Zeichen; vgl auch OLG Braunschweig WRP 2001, 287; vgl demgegenüber BPatG PAVIS PROMA -27 W (par) 57/12 – fairplay und 27 W (pat) 511/13 – Fuldaer Wiesn). Im Übrigen wird angesichts der Problematik von Buchstaben, die in Alleinstellung schutzfähig wären, bei denen die Bedeutung der Abkürzung aus der Kombination mit einer beschreibenden Wortfolge ersichtlich wird, auf die Ausführungen oben zur Unterscheidungskraft verwiesen (§ 8 Rn 32). In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ein einzelner Buchstabe, der besonders ausgestaltet ist und keine verkehrsübliche Wiedergabeform darstellt, durchaus schutzfähig sein kann (BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 41/11 – G).

7. Verhältnis § 8 Abs 2 Nr 2/§ 23 Nr 2

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      In der Praxis häufig ist das Argument von Anmeldern, die Eintragung der angemeldeten Marke sei nicht zu versagen, da die ungehinderte Verwendung der beschreibenden Angabe durch § 23 Nr 2 gewährleistet sei. Indes haben 8 und 23 unterschiedliche Gesetzeszwecke. Der Schutzzweck der Eintragungsverbote nach § 8 Abs 2 Nr 2 und 3 geht über den der Vorschrift des § 23 Nr 2 MarkenG hinaus, der lediglich im Hinblick auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs Beschränkungen in der Ausübung der Rechte aus eingetragenen Marken enthält (BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 28/06 – Rapido). Indem der Gesetzgeber mit diesen Eintragungsverboten die Entstehung formaler Verbietungsrechte an freihaltungsbedürftigen Angaben ausgeschlossen hat, wollte er jede Behinderung des freien Gebrauchs solcher Angaben schon im Ansatz verhindern (vgl BPatGE 16, 181, 183 – franko; Ströbele NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, 78, 80). Deshalb lassen sich aus § 23 keine Anhaltspunkte für eine großzügige Eintragungspraxis herleiten (EuGH GRUR 1999, 723, 725 – Chiemsee; BPatG MarkenR 2005, 677 – Newcastle). Allerdings ist § 23 auch nicht ein Korrektiv gegen unberechtigte Eintragungen. Im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren besteht grds eine Bindung an die Markeneintragung (vgl im Einzelnen § 22 Rn 11 ff). Die Marke kann nur im Wege der Löschung nach § 50 Abs 1 beseitigt werden. Da § 23 im Widerspruchsverfahren keine Anwendung findet (BGH GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger) und im Kollisionsverfahren ein Anspruch nach § 14 bei beschreibender Verwendung schon mangels markenmäßiger Benutzung scheitert, kann § 23 MarkenG insb für die Fälle Bedeutung haben, dass eine mit der älteren Marke ähnliche Bezeichnung markenmäßig, aber nicht in sittenwidriger Weise verwendet wird (EuGH GRUR 2004, 234, 235 – Gerolsteiner/Putsch auf Vorlage von BGH GRUR 2002, 613 – GERRI/KERRY Spring). Der Wortlaut des § 23 MarkenG verbietet eine Verwendung der für eine Kollision in Betracht kommenden Bezeichnung nur dann, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt, dh wenn der Verletzer den berechtigten Interessen des Markeninhabers zuwiderhandelt (EuGH GRUR 2004, 234, 235 – Gerolsteiner/Putsch). IdR verstößt eine markenmäßige Verwendung allerdings gegen die guten Sitten (vgl BGH GRUR 2004, 600, 602 – d-c-fix/CD-FIX; Starck GRUR 1996, 688, 692). Auch die Verwendung einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Bezeichnung, an der kein Freihaltungsbedürfnis besteht, kann gegen die guten Sitten verstoßen, vor allen Dingen dann, wenn sie nach Art einer Marke hervorgehoben ist (BGH GRUR 2004, 600, 602 – d-c-fix/CD-FIX), wenngleich eine Verwendung als Marke nicht zwingend allein deshalb gegeben ist, weil die beschreibende Angabe größenmäßig hervorgehoben ist (BGH GRUR 1999, 992, 994 – BIG PACK). Demgegenüber kann insb in Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Bezeichnung als Gattungsbegriff erkennt, ein anderer Teil aber eine Verbindung zu der älteren Marke herstellt, nicht eine Sittenwidrigkeit angenommen werden. Andernfalls liefe die Schutzschranke ins Leere (BGH GRUR 2009, 678, 680 – POST/RegioPost; EuGH GRUR 2007, 971 – Céline). Ein Verstoß gegen die guten Sitten ist insbesondere bei einem früheren Monopol der Markeninhaberin bzw der Rechtsvorgängerin zu verneinen (BGH WRP 2008, 1206 – CITY POST; BGH GRUR 2009, 678, 680 – POST/RegioPost). Letztlich besteht aber –faktisch– ein großer „Beurteilungsspielraum“ der Gerichte und ist das Risiko einer Berufung auf § 23 Nr 2 nicht zu unterschätzen (König Mitt 1998, 145, 147 in Anm zu BGH Mitt 1998, 143 – BONUS; BPatG GRUR 2005, 590, 591 – COLLECTION; vgl auch Ströbele GRUR 2001, 658, 660).

8. Die beschreibenden Merkmale des § 8 Abs 2 Nr 2

a) Art und Beschaffenheit

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      Angaben über Art oder Beschaffenheit der Waren bzw Dienstleistungen überschneiden sich im Wesentlichen. Insb Gattungsbezeichnungen geben einen Hinweis auf die Art der Waren. Zugleich ist hierin auch eine Aussage über die Beschaffenheit des Produkts enthalten. Eine 3D-Marke, die die Form der Ware wiedergibt, stellt eine Beschreibung der Ware dar und ist deshalb beschreibend (BGH GRUR 2008, 71, 74 – Fronthaube; GRUR 2010, 138, 141 – ROCHER-Kugel).

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      Angaben über die Beschaffenheit sind alle Hinweise auf Eigenschaften oder Wirkungsweisen der Waren oder Dienstleistungen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Eigenschaft wesensbestimmend oder nur von eher nebensächlicher Bedeutung für die Ware oder Dienstleistung ist, wobei allerdings bei völlig nebensächlichen Beschaffenheitsangaben zu prüfen ist, ob die Mitbewerber tatsächlich ein Bedürfnis an der Freihaltung haben.

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      Die Beschreibung der Beschaffenheit muss idR konkret und detailliert sein, kann aber wegen des Bedürfnisses, mehrere unterschiedliche Waren unter einer Sammelbezeichnung zu erfassen, ausnahmsweise auch vage sein (BGH GRUR 2008, 900 – SPA II, GRUR 2009, 411 – STREETBALL; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture). So gibt die Sammelbezeichnung „Bücher für eine bessere Welt“ dem Verkehr wenig Anhalt dafür, inwieweit die Welt durch die Bücher besser wird. Da es sich aber um eine Sammelbezeichnung handelt, unter der Bücher verschiedenen Inhalts zusammengefasst werden, muss die Bezeichnung allg gehalten sein, um die unterschiedlichen einzelnen Titel zusammenfassen zu können (BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2009, 949, 950 – My World). Gerade an derartigen allg gehaltenen Angaben über die Beschaffenheit kann deshalb ein erhebliches Freihaltungsinteresse der Mitkonkurrenten bestehen (vgl auch HABM BlPMZ 2001, 251 – LS-PRIMA; veröffentlicht ABl HABM 2000, 1346). Deshalb sind Bezeichnungen