Markenrecht. Jennifer Fraser

Melissengeist). Ein zusätzlicher Bildbestandteil kann dazu führen, dass der Durchsetzungsgrad geringer anzusetzen ist (BGH GRUR 2009, 954, 957 – Kinder III). Probleme ergeben sich, wenn ein Zeichen von mehreren Unternehmen benutzt wird, die nicht zusammengehören oder deren Zusammengehörigkeit der Verkehr nicht kennt. Dann werden die beteiligten Verkehrskreise idR keinen Anlass haben, die Marke lediglich einem einzigen Unternehmen zuzuordnen (BGH GRUR 1961, 347, 352 – Almglocke). Der Durchsetzungsgrad beträgt mindestens 50 % Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 1990, 360, 361 – Apropos Film II; GRUR 2006, 760 – LOTTO mit Anm Rohnke GRUR 2006, 831; BPatG GRUR 2007, 324, 329 – Kinder (schwarz-rot); vgl allerdings BPatG GRUR 2007, 593 – Ristorante, wonach unter bestimmten engen Voraussetzungen dieser Mindestdurchsetzungsgrad von 50 % unterschritten werden darf). Bei einem hohen Freihaltungsbedürfnis kann auch ein höherer Durchsetzungsgrad erforderlich sein, um dem Interessen der Mitbewerber an einer ungehinderten Verwendung frei von Monopolrechten Rechnung zu tragen, was insb bei Formmarken – soweit nicht schon der Ausschlussgrund des § 3 Abs 2 eingreift – oder Farbzeichen sowie bekannten geografischen Herkunftsangaben der Fall sein wird (BGH GRUR 2004, 151, 153 – Farbmarkenverletzung I; GRUR 1997, 754, 755 – grau/magenta; Knaak GRUR 1995, 103, 109; BPatG PAVIS PROMA – 32 W (pat) 308/02 – Milchschnitte und 32 W (pat) 384/99 – Milchschnitte, wo ein Durchsetzungsgrad von 80 % erwogen worden war; dagegen BGH 2008, 510, 512, der einen Durchsetzungsgrad von 50 % der Milchschnitte für ausreichend hält; BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder I, wo eine nahezu einhellige Bekanntheit gefordert wird; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 149, 152 – TNT Post Deutschland; Risthaus WRP 2006, 1299, 1306; aA Fezer WRP 2005, 1, 14). Deshalb ist der Auffassung des EuGH zu widersprechen, die Frage der Verkehrsdurchsetzung sei unabhängig vom Freihaltungsbedürfnis zu beurteilen (EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; vgl Kur GRURInt 2004, 755, 761 und Rohnke GRUR 2006, 831, 832). Ausnahmsweise kann eine Verkehrsdurchsetzung auch ohne demoskopisches Gutachten angenommen werden, wenn die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auf keine besonderen Schwierigkeiten stößt, nämlich weil die Bekanntheit gerichtsbekannt iSv § 291 ZPO ist (BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 524/11 – Landlust).

II. Markenfähigkeit

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      Die Verkehrsdurchsetzung setzt die Markenfähigkeit nach § 3 voraus. Dies ist insb von Bedeutung für Farbmarken und 3D-Marken, die seit dem 1.1.1995 markenfähig sind. Das BPatG hatte zunächst die Auffassung vertreten, Farbmarken seien nur im Rahmen von Aufmachungen zulässig, so dass Farben nicht unabhängig von jeder Formgebung geschützt werden dürften (BPatG GRUR 1996, 881 – Farbmarke: gelb/schwarz). Unter Zugrundelegung dieser Auffassung hätten Farben und Farbzusammenstellungen grds auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden dürfen. Der BGH hat dann aber entschieden, dass nach § 3 Abs 1 Farben auch ohne Einschränkung auf konkrete körperliche Gestaltungen zulässig sind (BGH GRUR 1999, 491 – Farbmarke gelb/schwarz). Auch bei Kollektivmarken ist die Verkehrsdurchsetzung anwendbar (BGH GRUR 2016, 1167 – Sparkassen-Rot II).

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      Bedeutung gewinnt die Markenfähigkeit auch nach wie vor bei 3 D-Marken, soweit diese nach § 3 Abs 2 vom Markenschutz ausgeschlossen sind. In diesem Falle ist auch eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung nicht möglich (vgl BGH GRUR 2006, 588 ff – Rasierer mit drei Scherköpfen).

III. Anfangsglaubhaftmachung

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      Mit dem Antrag auf Eintragung einer Marke wegen Verkehrsdurchsetzung sind zugleich Unterlagen einzureichen, aus denen sich ergibt, dass das Verkehrsdurchsetzungsverfahren Aussicht auf Erfolg hat, dh einen Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erbringen wird. Fraglich ist allerdings, ob vor dem Antrag auf Verkehrsdurchsetzung zwingend eine Prüfung der Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 erfolgt sein muss (so BPatG 48, 65 – Deutsches Notarinstitut), was allerdings abzulehnen ist, weil es in der Hand des Anmelders liegen muss, die Schutzfähigkeit der Marke selbst beurteilen zu dürfen. Erst nach einer Anfangsglaubhaftmachung ist das DPMA verpflichtet, in amtliche Ermittlungen einzutreten, die erfahrungsgemäß umfangreich und für die in die Tatsachenermittlung einbezogenen Stellen (Industrie- und Handelskammern, Verbände) meistens mühsam und kostenbelastend sind (BPatGE 7, 154). Geeignete Belege für diese Anfangsglaubhaftmachung sind insb Unterlagen über Werbeaufwendungen und Umsätze, aber auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden oder ggf sogar Meinungsumfragen (vgl Ströbele MA 1984, 127, 136; GRUR 1987, 75 ff).

IV. Amtliche Ermittlungen

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      Hat der Anmelder die Tatsachen, aus denen sich eine Verkehrsdurchsetzung ergeben soll, schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht (zu den einzelnen Voraussetzungen vgl Ströbele GRUR 1987, 75 ff), tritt das DPMA in amtliche Ermittlungen ein. Das Amt befragt idR die Industrie- und Handelskammer, die nicht alle, sondern nur eine repräsentative Auswahl von Kammern um Auskunft bittet. Ggf werden auch Fachverbände gehört. Zusätzlich ist bei Waren oder Dienstleistungen, die sich an die Endabnehmer richten, eine Meinungsumfrage durchzuführen, die der Anmelder selbst zu veranlassen und deren Kosten er zu tragen hat (vgl Eichmann GRUR 1997, 939, 945). Für die Einholung derartiger Gutachten hat das DPMA Richtlinien erlassen (IV Nr 5.17 der RL für die Prüfung von Markenanmeldungen, BlPMZ 2005, 245, 255). Im Zweifelsfall ist der Fragenkatalog mit dem Prüfer/der Prüferin abzustimmen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden.

V. Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen

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      Die Marke muss sich als Herkunftskennzeichen für den Anmelder in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, dh bei den Mitbewerbern, den Händlern und den Abnehmern (zum Problem der Feststellung der beteiligten Verkehrskreise BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 8/06). Der erforderliche Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % (BPatG Mitt 2013, 87, 89 = GRUR 2013, 394 – Spielwarenmesse – mit Anm Cöster Mitt 2013, 90; vgl aber auch BPatG WRP 2013, 631 – Sparkassen-Rot, wonach in einer Vorlageentscheidung von einem Durchsetzungsgrad von 70 % in dem vorliegenden Fall betreffend Farben ausgegangen wird; vgl EuGH GRUR 2014, 940 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander – Sparkassen-Rot) muss in allen Gruppen erreicht sein. Der BGH hat die Entscheidung des BPatG, wonach die Löschung der Farbmarke Rot anzuordnen sei, aufgehoben, da für den Entscheidungszeitpunkt eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen sei (BGH GRUR 2016, 1168, 1178 – Sparkassen-Rot). Für einzelne Markenkategorien darf grundsätzlich kein höherer Durchsetzungsgrad verlangt werden, was nicht ausschließt, dass im Einzelfall ein höherer Grad erforderlich ist (vgl EuGH GRUR 2014, 776 – Oberbank ua/DSGV – Sparkasse-Rot; vgl auch GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau, wo der Umstand, dass der Farbton häufig verwendet wird, keinen höheren Durchsetzungsgrad erfordert; zur Problematik Thiering GRUR 2015, 945). Eine Verrechnung der einzelnen Gruppen von Verkehrsbeteiligten findet nicht statt, so dass ein höherer Durchsetzungsgrad in der einen Gruppe keinen Ausgleich für einen zu geringen Bekanntheitsgrad innerhalb der anderen Gruppe schaffen kann (BPatGE 28, 44, 49 – BUSINESS WEEK; vgl auch BGH GRUR 2001, 1042, 1043 – REICH UND SCHÖN; BPatG Mitt 2005, 269, 273 – VISAGE). Der Kreis der beteiligten Verkehrskreise kann durch die Art der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt sein. So können als Bildmarke angemeldete Etiketten, die ohne Aufschrift in den Einzelhandel gelangen, der dann die Preise aufdruckt, in der angemeldeten Form ohne Aufdruck nur an die Händler gelangen. Die Abnehmer, die mit Etikett plus Aufdruck konfrontiert werden, sind demgemäß für die Beurteilung