Markenrecht. Jennifer Fraser

Nr 1 eine eigenständige praktische Bedeutung zukommt. Auch kann eine namensmäßige Unterscheidungskraft nach § 5 Abs 2 nicht der konkreten Unterscheidungskraft gem § 8 Abs 2 Nr 1 gleich gesetzt werden (BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 554/10 – Haarschmiede).

b) Abwandlungen

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      Abwandlungen von beschreibenden Angaben sind grds schutzfähig (vgl Joller FS 125 Jahre Markenhinterlegung, S 47; Winkler FS Eisenführ, S 65, 67), da für die Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die Form abzustellen ist, in der die angemeldete Marke die Eintragung begehrt (BGH GRUR 1991, 136 – NEW MAN), so dass auch Behinderungen der zugrunde liegenden beschreibenden Angabe ausgeschlossen sind (BGH GRUR 1989, 349 – ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1990, 681 – Schwarzer Krauser). Eine Abwandlung ist nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt. Dies ist nicht der Fall, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, dass auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst ohne weiteres erkennen (BGH GRUR 1995, 48, 49 – Metroproloc; BGH GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 34/10 – THALASSA, keine schutzunfähige Abwandlung von „Thalalasso“ wegen der unterschiedlichen Endungen; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 68/11 – Glühkirsch). Sind die Abweichungen so geringfügig, dass ein beachtlicher Teil des Verkehrs sie nicht bemerkt und in der angemeldeten Marke nur die beschreibende bzw geografische Angabe zu erkennen glaubt, ist die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht gegeben (BGH GRUR 1994, 803 – TRILOPIROX; GRUR 1994, 805 – Alphaferon; GRUR 1995, 48 – Metroproloc; GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK; WRP 2005, 99, 100 – Roximycin; BPatG GRUR 2001, 741, 744 – Lichtenstein; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; vgl auch BPatG GRUR-RR 2008, 49 – lastminit). Dies gilt auch bei einer klanglichen Identität oder einer starken Ähnlichkeit, die sehr leicht überhört werden kann (vgl EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Bei einer abgewandelten und zudem grafisch gestalteten Schreibweise „FRISH“ kann allerdings die Schutzfähigkeit gegeben sein, obwohl das klanglich in Erscheinung tretende beschreibende Wort „FRISCH“ nicht schutzfähig wäre. Indes hat diese Marke einen auf die konkrete Kombination und Gestaltung begrenzten Schutzumfang ( BPatGE 48, 86, 89 f – FRISH).

c) Werbeschlagworte

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      Die zu § 8 Abs 2 Nr 3 ergangenen Entsch des BGH, wonach diese Bestimmung mangels Sachbezug nur auf Freizeichen und Gattungsbezeichnungen, mangels Sachbezug nicht aber auf Werbeschlagworte anwendbar ist (BGH GRUR 1998, 465 – BONUS; GRUR 2000, 722 f – LOGO; vgl auch EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo und BPatG BlPMZ 2003, 219 – BRAVO), hat dazu geführt, dass das DPMA sowie das BPatG die Zurückweisung auf fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 stützen.

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      Der BGH hat durch seine „Today“-Entsch (BlPMZ 1998, 248) eine Zurückweisung von Werbeschlagworten nach § 8 Abs 2 Nr 1 vorgegeben. Wegen der Verwendung in der Werbesprache und der objektiven Eignung des Markenwortes, in der Werbesprache als Hinweis auf die Aktualität der Ware verstanden zu werden, könne „Today“ nicht als Herkunftshinweis dienen. Dementsprechend wurde auch die Unterscheidungseignung des Modewortes „Turbo“ verneint (BGH GRUR 1995, 410 – TURBO). Ohne sich ausdrücklich von dieser Rspr zu distanzieren, hatte der BGH indes in späteren Entsch zu „ABSOLUT“ (BGH GRUR 1999, 1096), „YES“ (BGH GRUR 1999, 1089) und „FOR YOU“ (BGH GRUR 1999, 1093) sowie „OUI“ (BGH GRUR 2016, 934) die erforderliche Unterscheidungskraft bejaht. Entscheidend soll danach sein, ob einer Wortmarke ein für die Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entspr Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Auch wenn der Verkehr die Wortfolge „FOR YOU“ als eine schlagwortartige Aussage verstehe, die seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichneten Waren lenken solle, liege darin eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage, die es verbiete, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Der BGH hat damit selbst bei Worten oder Wortfolgen, die sich als Werbeschlagworte eignen, die Unterscheidungskraft für den Fall angenommen, dass eine Verwendung in der Werbung nicht nachweisbar ist (so auch BGH GRUR 2015, 173 – for you). Dies ist indes nicht unbedenklich, da der Verkehr erfahrungsgemäß in Bezeichnungen, die erkennbar die Aufmerksamkeit erwecken und zum Kauf anreizen sollen, idR keinen Hinweis auf ein Unternehmen sehen wird (Hacker GRUR 2001, 630, 635). Dies gilt nur dann nicht, wenn die Marke durch intensive Werbung eine entspr Bekanntheit erlangt hat und hiermit wegen Verkehrsdurchsetzung ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbunden wird. Generell einen Verwendungsnachweis zu verlangen in dem Sinne, dass eine Zurückweisung von Webeschlagworten erst bei nachweisbarer vorheriger Verwendung zulässig sein soll, würde letztlich bedeuten, dass der erstmalige Verwender einer eindeutig als Werbeschlagwort zu verstehenden Bezeichnung diese für sich monopolisieren dürfte, obwohl der Verkehr hierin kein Betriebskennzeichen sieht. Deshalb wäre es entgegen der Auffassung des BGH mit § 8 Abs 2 Nr 1 eher zu vereinbaren, wenn der Nachweis einer Verwendung nur bei mehrdeutigen Bezeichnungen gefordert würde (vgl BGH GRUR 2001, 1043, 1045 – Gute Zeiten–Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1150 f – LOOK; GRUR 2002, 64 f – INDIVIDUELLE). Nicht unterscheidungskräftig wäre das Werbeschlagwort bei Mehrdeutigkeit nur dann, wenn der Verkehr sich durch die Verwendung in einem bestimmten, die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen anpreisenden Sinne an ein Verständnis als Werbeschlagwort gewöhnt hat. Ein Verständnis nur als Werbeschlagwort kann auch in den Fällen nahe liegen, in denen die fragliche Bezeichnung auf der Linie ähnlicher, in der Werbung als Schlagwort verwendeter Ausdrücke liegt (BPatG GRUR 1999, 333 f – New Life; vgl auch GRUR 1999, 331 ff – Surprise, wo die Verwendung innerhalb eines Werbespruchs feststellbar war). Später hat dann aber die – allerdings zu einem aus zwei Worten bestehenden Slogan „Test it“ – ergangene Entsch des BGH, wonach der – in der Werbung nicht nachweisbaren – Aufforderung, die Waren zu testen, die Unterscheidungskraft fehlt (BGH WRP 2001, 692 – Test it), eine Tendenzwende eingeleitet. Der BGH ist wieder von dem Erfordernis eines Verwendungsnachweises abgerückt, wie auch die – allerdings zu einem Werbespruch – ergangenen Entsch „Gute Zeiten–Schlechte Zeiten“ (BGH GRUR 2001, 1043, 1045) oder „Deutschlands schönste Seiten“ (BGH GRUR 2012, 532, 533) zeigen. Auch ohne vorherige Verwendung in der Werbung kann eine Aufforderung zum Kauf oder zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen bzw ein positiv besetzter Begriff wie „Glücksgefühle“ (BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 508/12) nicht unterscheidungskräftig sein, wenn die Bedeutung für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist. Dementsprechend ist die Bezeichnung „marktfrisch“, die einen ohne weiteres ersichtlichen Produktbezug und eine allg werbliche Anpreisung aufweist, nicht unterscheidungskräftig (BGH WRP 2001, 1082 ff – marktfrisch). Generell ist deshalb auch in Zukunft bei gebräuchlichen oder sprachüblich zusammengesetzten Wörtern der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache mit einer Zurückweisung zu rechnen, sofern für die inländischen Verkehrskreise ein Verständnis als bloße Sachbeschreibung oder Anpreisung und Kaufaufforderung nahe liegt (BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 561/10 – Bonsoir; 30 W (pat) 92/10 – FOR ME; BPatG 25.8.2016 – 26 W (pat) 526/14 – Gold), was auch bei Wortneubildungen gilt (BGH WRP 2001, 1082 f – marktfrisch). Dementsprechend hat das