Markenrecht. Jennifer Fraser

§ 11 Rn 21; HABM PAVIS PROMA R 0493/02-2 – FIRST DEFENSE).

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      Die amtl Begr geht davon aus, dass die Zustimmung widerrufen werden kann (Sonderheft BlPMZ 1994, 67; so auch OLG Schleswig NJWE-WettbR 2000, 19, 120), was indes durch den Wortlaut von § 11 nicht gedeckt ist (vgl Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker § 11 Rn 20). Stimmt der Geschäftsherr der Markenanmeldung zu, kann er sie allenfalls bis zur Anmeldung selbst widerrufen (Ingerl/Rohnke § 11 Rn 18: aA OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271 f – SNOMED). Will der Geschäftsherr Einfluss auf das weitere Schicksal der Markenehen, muss er sich vertraglich durch Ansprüche auf Löschung oder besser noch Übertragung der eingetragenen Marke absichern (vgl auch Ingerl/Rohnke NJW 1994, 1252).

2. Rechtfertigung

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      Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, einen Löschungsanspruch bei gerechtfertigter Anmeldung vorzusehen (amtl Begr, Sonderheft BlPMZ 1994, 67). Diese von Art 6^septies PVÜ im Wortlaut abw Regelung ist schon deshalb zweckmäßig, weil ein ohne Zustimmung gerechtfertigtes Verhalten kaum denkbar ist. Jedenfalls rechtfertigen bes Aufwendungen wie Werbemaßnahmen nicht die Anmeldung der Marke trotz Fehlen einer Zustimmung des Geschäftsherrn (Ingerl GRUR 199, 4; vgl aber BGH GRUR 1967, 533, 536 m Anm Reimer GRUR 1967, 537, 538; Bauer GRURInt 1971, 502). Zumindest ist im Hinblick auf das Zustimmungserfordernis größte Zurückhaltung bei der Annahme eines Rechtfertigungsgrundes geboten. Für die Rechtfertigung – ebenso für die Zustimmung- ist der Agent oder dessen Vertreter beweispflichtig, wie nunmehr durch die seit 14.1.2019 geltenden Fassung eindeutig zum Ausdruck kommt.

VI. Verhältnis zu anderen Bestimmungen

1. § 50 Abs 1 (Bösgläubige Anmeldung)

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      Im Gegensatz zu der Löschung wegen bösgläubiger Anmeldung kommt es bei § 11 allein darauf an, dass der Agent/Vertreter objektiv nicht berechtigt war, die Marke anzumelden (BPatG Mitt, 2001, 264, 266 – Kümpers; Ingerl/Rohnke § 11 Rn 18). Demgegenüber stellen § 50 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 Nr 10 nicht darauf ab, dass der Anmelder in irgendeinem Verhältnis zu dem Vorbenutzer der Marke gestanden hat. Allerdings werden sich häufig die Fälle des § 11 und § 50 überschneiden (vgl Ullmann GRUR 2009, 364 ff), so dass es einer eingehenden Überprüfung der Frage bedarf, für welchen Weg sich der Geschäftsherr entscheidet. Der sicherste Weg dürfte oft die Widerspruchseinlegung nach § 42 Abs 2 Nr 3 iVm § 11 sein, die an eine dreimonatige Frist nach Veröffentlichung der Marke gebunden ist. Allerdings soll auch bei einem auf eine inländische, registrierte Marke des Geschäftsherrn gestützten Widerspruch die Nichtbenutzungseinrede zulässig sein (BPatG Mitt 2004, 87 – GALLUP), was nicht unproblematisch ist, weil dies eine Schlechterstellung des inländischen Geschäftsherrn gegenüber Geschäftsherrn mit im Ausland registrierten Marken darstellt, zumal der Agent insoweit nicht schützenswert erscheint. Zudem bedarf es nicht des Nachweises einer Bösgläubigkeit. Wird Widerspruch wegen eines Agentenverhältnisses eingelegt und lässt sich ein – bestehendes oder noch fortwirkendes – Vertragsverhältnis nicht nachweisen, ist ein Übergang in das Löschungsverfahren – abgesehen von der ohnehin höheren Löschungsgebühr – nicht zulässig.

2. § 4 Nr 9 UWG

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      Wird § 11 auf Fälle der Anmeldung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses angewendet, dürfte es nicht notwendig sein, die Bestimmung des § 4 Nr 9 UWG heranzuziehen. Die von Ingerl genannten Anwendungsfälle – Sittenwidrigkeit der Anmeldung zur Erzwingung sachfremder Vorteile, zB um die Weitergewährung des Vertriebsrechts zu erzwingen (OLG Hamburg GRUR 1990, 694 – Conrad Johnson), um günstige Vertragsbedingungen zu erlangen (BGH GRUR 1967, 304, 305 f – Siroset) oder Abstandszahlungen zu erpressen (Ingerl GRUR 1998, 5) – sind deshalb nur dann über das UWG zu lösen, wenn der Auffassung gefolgt wird, dass § 11 nur für bestehende Vertragsverhältnisse des Agenten/Vertreters Anwendung findet.

      

§ 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang

      Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

      Kommentierung

      I.Systematik1

      II.Benutzungsmarke2

      III.Geschäftliche Bezeichnungen3 – 5

       1.Unternehmenskennzeichen ( § 5 Abs 2 S 1)3

       2.Besondere Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebs (§ 5 Abs 2 S 2)4

       3.Werktitel5

I. Systematik

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      Nach § 42 ist ein Widerspruch grds nur aufgrund älterer eingetragener Marken zulässig. Deshalb sind die Rechte aus Benutzungsmarken und geschäftlichen Bezeichnungen mit älterem Zeitrang im Wege der Löschungsklage nach § 51 Abs 1, § 55 Abs 1 geltend zu machen. Zugleich kommt ebenso wie in § 6 der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte untereinander zum Ausdruck. Anders als in § 14 und § 15, die zwischen Unterlassung- und Schadenersatzansprüchen aus Marken einerseits und geschäftlichen Bezeichnungen andererseits unterscheiden, fasst § 12 diese Rechte in einer Bestimmung zusammen. Der Inhaber des älteren